§1. Распоряжение исключительными правами

Несмотря на очевидную способность перехода прав на резуль­таты интеллектуальной деятельности от одного участника граж­данского оборота к другому, вопросы целесообразности их оборота являлись предметом дискуссий как в отечественной, так и в зару­бежной правовой науке. В большей степени это касалось прав на

произведения науки, литературы и искусства (теории уступки, раз- 77 решения). Вопросы перехода прав на технические достижения в со­ветской доктрине не вызывали противоречий. Причиной этому по­служила тенденция закрепления этих прав за государством, практи­чески полностью монополизировавшим процесс их использования. В постсоветские времена проблема оборота этого вида прав была блокирована ошибочной позицией законодателя, стремившегося создать автономное инновационное законодательство без учета су­ществующего гражданского1.

В настоящее время нормы гражданского законодательства впол­не могут обеспечить оборотоспособность исключительных прав, закрепленных в патентах, лицензиях и свидетельствах. Согласно статье 128 ГК РФ исключительные права на результаты интеллек­туальной деятельности представляют собой самостоятельные объ­екты гражданских прав, которые в соответствии с пунктом 1 ст. 129 ГК РФ могут свободно отчуждаться. Более того, в части четвертой ГК РФ получили закрепление правомочие распоряжения исключи­тельным правом и порядок его осуществления {п. 1 ст. 1233 ГК РФ). Это означает, что идея отчуждаемости исключительных прав, кото­рую последовательно отстаивал В.А. Дозорцев, воплотилась в нор­мах действующего законодательства.

В соответствии с пунктом 1 ст. 1229 ГК РФ исключительное пра­во на результат интеллектуальной деятельности предполагает:

право использования такого результата по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом;

право распоряжения этим результатом, в том числе его передача, отчуждение;

право по усмотрению правообладателя разрешать или запрещать другим лицам использовать результат интеллектуальной деятельно­сти и т.п. (ст. 1233 ГК РФ);

право на защиту, поскольку использование результата интеллек­туальной деятельности без согласия правообладателя любым тре­тьим лицом является незаконным и влечет за собой применение к

78 нарушителю установленных законом мер юридической ответствен­ности. Причем отсутствие запрета не считается согласием (разреше­нием).

Исключительное право на результат интеллектуальной деятель­ности или на средство индивидуализации (кроме исключительно­го права на фирменное наименование) может принадлежать одно­му лицу или нескольким лицам совместно. Если исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации принадлежит нескольким лицам совместно, то каждый из правообладателей может использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению, если Гражданским кодек­сом РФ или соглашением между правообладателями не предусмо­трено иное. Взаимоотношения лиц, которым исключительное право принадлежит совместно, определяются соглашением между ними.

^ щШ Распоряжение исключительным правом представляет собой [

действия его правообладателя по определению юридической 1

судьбы принадлежащего ему права путем его отчуждения либо ! обременения (предоставление другим лицам права пользования

объектом исключительного права). |

Различается индивидуальное и совместное распоряжение ис­ключительными правами.

Распоряжение индивидуально, когда правом распоряжается его единственный обладатель — гражданин либо юридическое лицо.

Распоряжение признается совместным в случае, если распоря­жение результатом интеллектуальной деятельности или средством индивидуализации осуществляется несколькими лицами совместно. Причем эти лица обладают одним и тем же исключительным правом одновременно.

От совмест ного распоряжения исключительными нравами сле­дует отличать случаи, когда несколько лиц распоряжаются самосто­ятельными исключительными правами, но на один и тот же резуль­тат интеллектуальной деятельности и средство индивидуализации. Например, в соответствии с пунктом 2 ст. 1466 ГК РФ лицо, ставшее добросовестно и независимо от других обладателей секрета произ­водства обладателем сведений, составляющих содержание охраняе­мого секрета производства, приобретает самостоятельное исключи­тельное право на этот секрет производства.

По общему правилу (и. 1 ст. 1233 ГК РФ) правообладатель мо­жет распорядиться принадлежащим ему исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство инди- визуализации любым не противоречащим закону и существу такого исключительного права способом, в том числе путем его отчуждения по договору другому лицу (договор об отчуждении исключительно­го права) или предоставления другому лицу права использования соответствующих результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в установленных договором пределах (лицензионный договор). При этом заключение лицензионного до­говора не влечет за собой переход исключительного права к лицен­зиату

Таким образом, можно выделить два способа распоряжения ис­ключительными правами:

1) предоставление использования результата интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации в пределах, установлен­ных договором;

2) отчуждение исключительного права на результат интеллекту­альной деятельности и средство индивидуализации.

К договорам о распоряжении исключительным правом на ре­зультат интеллектуальной деятельности или на средство индивиду­ализации, в том числе к договорам об отчуждении исключительного права и к лицензионным (сублицензионным) договорам, применя­ются общие положения об обязательствах (ст.

Распоряжение исключительным правом первым способом не вле­чет переход исключительного права к пользователю. Этот способ распоряжения реализуется посредством заключения лицензионного договора между правообладателем и другим лицом.

Ч ШГ Лицензионный договор - это договор, в силу которого одна ;

Уг сторона - обладатель исключительного права на результат ин­теллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или ( такого средства в предусмотренных договором пределах (п. 1 , ст. 1235 ГК РФ).

Лицензиат может использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены лицензионным договором. Право использования результата интеллектуальной дея­тельности или средства индивидуализации, прямо не указанное в ли­цензионном договоре, не считается предоставленным лицензиату.

90 Сторонами лицензионного договора выступают соответствен­но лицензиар (правообладатель) и лицензиат (пользователь).

Форма договора. Лицензионный договор по общему правилу заключается в письменной форме, если иное не предусмотрено Граж­данским кодексом. Лицензионный договор подлежит государствен­ной регистрации в случаях, когда результат интеллектуальной дея­тельности или средство индивидуализации подлежит государствен­ной регистрации. Несоблюдение письменной формы или требования о государственной регистрации влечет за собой недействительность лицензионного договора.

Цена договора. 11о лицензионному договору лицензиат обязует­ся уплатить лицензиару обусловленное договором вознаграждение, если договором не предусмотрено иное. При отсутствии в возмезд­ном лицензионном договоре условия о размере вознаграждения или порядке его определения договор считается незаключенным.

Лицензионный договор должен в обязательном порядке предусма­тривать (п. 6 ст. 1235 ГК РФ):

1) предмет договора путем указания на результат интеллекту­альной деятельности или на средство индивидуализации, право использования которых предоставляется по договору, с указанием в соответствующих случаях номера и даты выдачи документа, удо­стоверяющего исключительное право на такой результат или на та­кое средство (патент, свидетельство);

2) способы использования результата интеллектуальной деятель­ности или средства индивидуализации;

3) территорию, на которой допускается использование резуль­тата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализа­ции. Если территория, на которой допускается использование тако­го результата или такого средства, в договоре не указана, лицензиат вправе осуществлять их использование на всей территории Россий­ской Федерации;

4) срок, на который заключается лицензионный договор, не мо­жет превышать срок действия исключительного нрава на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуали­зации.

В случае, когда в лицензионном договоре срок его действия не определен, договор считается заключенным на 5 лет, если Граждан­ским кодексом не предусмотрено иное.

Следует иметь в виду что переход исключительного права на 81 результат интеллектуальной деятельности или на средство индиви­дуализации к новому правообладателю не является основанием для изменения или расторжения лицензионного договора, заключенно­го предшествующим правообладателем.

Лицензионные договоры могут быть следующих видов:

1) предоставляющие лицензиату права использования результа­та интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации с сохранением за лицензиаром права выдачи лицензий другим ли­цам (простая (неисключительная) лицензия);

2) предоставляющие лицензиату права использования результа­та интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации без сохранения за лицензиаром права выдачи лицензий другим ли­цам (исключительная лицензия).

Если лицензионным договором не предусмотрено иное, лицен­зия предполагается простой (неисключительной).

Сублицензионный договор. При письменном согласии лицензиа­ра лицензиат может по договору предоставить право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индиви­дуализации другому лицу (сублицснзионный договор) (п. 1 ст. 1238 ГК РФ). По сублицензионному договору сублицензиату могут быть предоставлены права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации только в пределах тех прав и тех способов использования, которые предусмотрены лицен­зионным договором для лицензиата. Срок действия сублицензион­ного договора не может превышать срока действия лицензионного договора.

В случае заключения договора о залоге исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство инди­видуализации залогодатель вправе в течение срока действия этого договора использовать такой результат интеллектуальной деятель­ности или такое средство индивидуализации и распоряжаться ис­ключительным правом на такой результат или на такое средство без согласия залогодержателя, если договором не предусмотрено иное.

Несмотря на то что приоритетное право на распоряжение изобре­тением, полезной моделью или промышленным образцом принадле­жит патентообладателю, закон предусматривает возможность понуж­дения его к заключению лицензионного договора. Такое ограничение свободы распоряжения результатом интеллектуальной деятельности возможно при наличии четырех условий (п. 1 ст. 1362 ГК РФ):

82 1) если изобретение или промышленный образец не использу­ется либо недостаточно используется патентообладателем в течение четырех лет со дня выдачи патента, а полезная модель — в течение трех лет со дня выдачи патента;

2) это обстоятельство должно привести к недостаточному пред­ложению соответствующих товаров, работ или услуг на рынке;

3) должен иметь место факт отказа патентообладателя от заклю­чения с любым заинтересованным лицом лицензионного договора на условиях, соответствующих установившейся практике;

4) неиспользование либо недостаточное использование патенто­обладателем изобретения, промышленного образца либо полезной модели не обусловлено уважительными причинами.

При наличии перечисленных условий лицо, получившее отказ, но желающее и готовое использовать такие изобретение, полезную модель или промышленный образец, вправе обратиться в суд с ис­ком к патентообладателю о предоставлении принудительной про­стой (неисключительной) лицензии на использование на территории Российской Федерации изобретения, полезной модели или про­мышленного образца. В исковом требовании это лицо должно ука­зать предлагаемые им условия предоставления ему такой лицензии, в том числе объем использования изобретения, полезной модели или промышленного образца, размер, порядок и сроки платежей.

Если патентообладатель не докажет, что неиспользование или недостаточное использование им изобретения, полезной модели или промышленного образца обусловлено уважительными причинами, суд принимает решение о предоставлении принудительной лицен­зии и об условиях ее предоставления. Суммарный размер платежей за такую лицензию должен быть установлен в решении суда не ниже цены лицензии, определяемой при сравнимых обстоятельствах.

Действие принудительной простой (неисключительной) лицен­зии может быть прекращено в судебном порядке по иску патенто­обладателя, если обстоятельства, обусловившие предоставление та­кой лицензии, перестанут существовать и их возникновение вновь маловероятно. В этом случае суд устанавливает срок и порядок пре­кращения принудительной простой (неисключительной) лицензии и возникших в связи с получением этой лицензии прав.

Выдача принудительной лицензии может быть обусловлена и необходимостью более эффективного использования иных резуль­татов интеллектуальной деятельности. Это возможно, если патен­тообладатель не может использовать принадлежащее ему исключи­тельное право на изобретение, не нарушая при этом прав обладателя

другого патента (первого патента) на изобретение или полезную 83 модель, отказавшегося от заключения с ним лицензионного догово­ра на условиях, соответствующих установившейся практике. В этом случае обладатель патента (второго патента) имеет право обратить­ся в суд с иском к обладателю первого патента о предоставлении принудительной простой (неисключительной) лицензии на исполь­зование на территории Российской Федерации изобретения или полезной модели обладателя первого патента (п. 2 ст. 1362 ГК РФ). В исковом требовании должны быть указаны предлагаемые облада­телем второго патента условия предоставления ему такой лицензии, в том числе:

— объем использования изобретения или полезной модели;

— размер, порядок и сроки платежей.

Если этот патентообладатель, имеющий исключительное право на такое зависимое изобретение, докажет, что оно представляет со­бой важное техническое достижение и имеет существенные эконо­мические преимущества перед изобретением или полезной моделью обладателя первого патента, суд принимает решение о предоставле­нии ему принудительной простой (неисключительной) лицензии. При этом следует иметь в виду, что полученное по этой лицензии право использования изобретения, охраняемое первым патентом, не может быть передано другим лицам, кроме случая отчуждения вто­рого патента.

Суммарный размер платежей за принудительную простую (не­исключительную) лицензию должен быть установлен в решении суда не ниже цены лицензии, определяемой при сравнимых обстоя­тельствах.

В случае предоставления принудительной простой (неисклю­чительной) лицензии обладатель патента на изобретение или по­лезную модель, право на использование которых предоставлено на основании указанной лицензии, также имеет право на получение простой (неисключительной) лицензии на использование зависи­мого изобретения, в связи с которым была выдана принудительная простая (неисключительная) лицензия, на условиях, соответствую­щих установившейся практике.

Распоряжение исключительным правом вторым способом — пу­тем сто отчуждения — осуществляется на основании договора об от­чуждении исключительного права.

84 ^киг Яо Договору об отчуждении одна сторона (правообладатель) передзет или обязуется передать принадлежащее ей исключи­тельное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации в полном объеме другой стороне (приобретателю) (п. 1 ст. 1 234 ГК РФ).

Юридическая характеристика договора. Договор об отчужде­нии исключительного права является двусторонним, возмездным и консенсуалъным.

Сторонами договора об отчуждении исключительного пра­ва выступают правообладатель и приобретатель исключительного права.

Исключительное право на результат интеллектуальной деятель­ности или на средство индивидуализации переходит от правообла­дателя к приобретателю в момент заключения договора об отчужде­нии исключительного права, если соглашением сторон не предусмо­трено иное.

По общему правилу договор об отчуждении исключительного права является возмездным, если стороны не договорились о бес­платном отчуждении исключительною права (п. 3 ст. 1234 ГК РФ). По договору об отчуждении исключительного права приобретатель обязуется уплатить правообладателю предусмотренное договором вознаграждение, если договором не предусмотрено иное. При отсут­ствии в возмездном договоре об отчуждении исключительного пра­ва условия о размере вознаграждения или порядке его определения договор считается незаключенным (п. 3 ст. 1234 ГК РФ). При этом правила, предусмотренные пунктом 3 ст. 424 ГК РФ об определении цены, если ее размер не указан в договоре, не применяются.

Данное положение свидетельствует о том, что условие о цене яв­ляется существенным условием договора об отчуждении исключи­тельного права. Этот вывод подтверждает и тот факт, что при суще­ственном нарушении приобретателем обязанности выплатить право­обладателю в установленный срок вознаграждение за приобретение исключительного права прежний правообладатель вправе требовать в судебном порядке перевода на себя прав приобретателя исключи­тельного права и возмещения убытков (п. 5 ст. 1234 ГК РФ). Если исключительное право не перешло к приобретателю, то при наруше­нии им условий об оплате правообладатель может в одностороннем порядке отказаться от договора и потребовать возмещения убытков, причиненных расторжением договора (гі. 5 ст. 1234 ГК РФ).

Но чтобы определить, являлось ли нарушение расчетов суще­ственным и произошло ли нарушение сроков оплаты, срок и поря­док расчетов должны быть прямо определены сторонами в договоре. 85 Таким образом, по смыслу пункта 5 ст. 1234 ГК РФ срок и порядок расчетов являются существенными условиями договора об отчужде­нии исключительных нрав.

Таким образом, к существенным условиям договора об отчужде­нии исключительного права относятся:

1) предмет договора — в виде исключительного права на резуль­тат интеллектуальной деятельности или обязательство по его пере­даче в будущем;

2) условие о передаче исключительного права в полном объеме;

3) условие о цене договора либо порядке определения цены и срок;

4) срок и порядок осуществления расчетов;

5) условие о безвозмездности договора, если выплата вознаграж­дения правообладателю не предполагается.

Договор об отчуждении исключительного права заключается в письменной форме. Он регистрируется в патентном органе (если регистрация предусмотрена законом) и недействителен без реги­страции (п. 2 ст. 1232, п. 2 ст. 1234 ГК РФ). В этом случае исключи­тельное право переходит к приобретателю в момент государствен­ной регистрации этого договора (и. 4 ст. 1234 ГК РФ),

Предметом регулирования данного договора с 1 января 2008 года является нетолько передача самого исключительного нрава, но и обя­зательство по передаче этого права в будущем (п. 1 ст. 1234 ГК РФ). Заметим, что логика законодателя при таком разделении предмета на собственно право и на обязательство по его передаче в будущем не очень понятна, поскольку в силу пункта 4 ст. 1234 ГК РФ в любом случае исключительное право переходит к приобретателю в момент регистрации договора о его отчуждении.

Но общему правилу при отчуждении исключительное право передается только в полном объеме, без каких-либо оговорок. При­чем данное условие должно быть обязательно включено в текст до­говора. Договор, в котором прямо не указано, что исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации передается в полном объеме, считается лицензи­онным договором. Исключением из этого правила является договор, заключаемый в отношении права использования результата интел­лектуальной деятельности, специально созданного или создаваемо­го для включения в сложный объект (абз. 2 и. 1 ст. 1240 ГК РФ).

Условия договора об отчуждении исключительного права или лицензионного договора, ограничивающие право гражданина соз-

86 давать результаты интеллектуальной деятельности определенного рода или в определенной области интеллектуальной деятельности либо отчуждать исключительное право на такие результаты другим лицам, ничтожны (п. 4 ст. 1233 ГК РФ),