68.1. Получение патента

Для получения патента на изобретение необходимо выполнить определенные действия процессуального характера. Положения о получении патентов на изо­бретения, полезные модели и промышленные образцы закреплены в § 5 главы 72 ГК, которые в большинстве своем являются нормами публичного права.

Заявка на выдачу патента подается в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности (Федеральный институт промышлен­ной собственности, являющийся структурным подразделением Роспатента) ли­цом, обладающим правом на получение патента в соответствии с ГК (заявите­лем). В Российской Федерации принята заявительская система подачи заявки, поскольку от заявителя не требуют подтверждения права на подачу заявки ка­ким-либо документом.

К лицам, обладающим правом на подачу заявки (т.е. к заявителям), относятся автор изобретения, полезной модели или промышленного образца, работодатель работника (автора), подрядчик (исполнитель), заказчик, исполнитель работ по государственному или муниципальному контракту для государственных или му­ниципальных нужд, правопреемник заявителя (ст. 1357 ГК).

Заявление о выдаче патента во всех случаях должно представляться на рус­ском языке, а прочие документы заявки представляются на русском или другом языке. Если документы заявки представлены на другом языке, к заявке прилага­ется их перевод на русский язык.

Основные требования к содержанию заявки на выдачу патента на изобрете­ние и полезную модель содержатся в ст. 1375—1376 ГК. Требования эти пример­но одинаковые и заключаются преимущественно в следующем.

Заявка на выдачу патента на изобретение (заявка на изобретение) должна от­носиться к одному изобретению или к группе изобретений, связанных между со­бой настолько, что они образуют единый изобретательский замысел (требование единства изобретения). Заявка на изобретение должна содержать:

1) заявление о выдаче патента с указанием автора изобретения и лица, на имя которого испрашивается патент, а также места жительства или места нахождения каждого из них;

2) описание изобретения, раскрывающее его с полнотой, достаточной для осуществления. Описание изобретения (полезной модели) начинается с названия изобретения (полезной модели), которое должно быть кратким и точным, как правило, характеризует назначение изобретения (полезной модели);

3) формулу изобретения, выражающую его сущность и полностью основан­ную на его описании. Формула изобретения предназначается для определения объема правовой охраны, предоставляемой патентом, и должна содержать сово­купность его существенных признаков, достаточную для достижения указанного заявителем технического результата.

Сущность изобретения (полезной модели) как технического решения выража­ется в совокупности существенных признаков, достаточной для достижения тех­нического результата.

Признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность полу­чения технического результата, т.е. находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом.

Технический результат представляет собой характеристику технического эф­фекта, явления, свойства и т.п., объективно проявляющихся при осуществлении способа или при изготовлении либо использовании продукта, в том числе при использовании продукта, полученного непосредственно способом, воплощающим изобретение (например, повышении быстродействия или уменьшении требуемого объема оперативной памяти компьютера);

4) чертежи и иные материалы, если они необходимы для понимания сущно­сти изобретения. Материалы, поясняющие сущность изобретения, могут быть оформлены в виде графических изображений (чертежей, схем, рисунков, графи­ков, эпюр, осциллограмм и т.д.), фотографий и таблиц;

5) реферат.

• название изобретения;

• характеристику области техники, к которой относится изобретение, и (или) области применения, если это не ясно из названия;

• характеристику сущности изобретения с указанием достигаемого техниче­ского результата.

Заявка на выдачу патента на промышленный образец (заявка на промышлен­ный образец) должна относиться к одному промышленному образцу или к группе промышленных образцов, связанных между собой настолько, что они образуют единый творческий замысел (требование единства промышленного образца). За­явка на промышленный образец должна содержать:

1) заявление о выдаче патента с указанием автора промышленного образца и лица, на имя которого испрашивается патент, а также места жительства или мес­та нахождения каждого из них;

2) комплект изображений изделия, дающих полное детальное представление о внешнем виде изделия;

3) чертеж общего вида изделия, эргономическую схему, конфекционную кар­ту, если они необходимы для раскрытия сущности промышленного образца;

4) описание промышленного образца;

5) перечень существенных признаков промышленного образца.

К заявке на выдачу патента на изобретение, полезную модель или промыш­ленный образец прилагается документ, подтверждающий уплату патентной по­шлины в установленном размере, или документ, подтверждающий основание ос­вобождения от уплаты патентной пошлины, либо уменьшения ее размера, ли­бо отсрочки ее уплаты. Патентные пошлины не входят в понятие государст­венных пошлин, они не указаны в главе 25.3 «Государственная пошлина» НК РФ. В Определении Конституционного Суда РФ от 10 декабря 2002 г. № 283-0[322] па­тентные пошлины квалифицируются как платежи (сборы) неналогового характе­ра, которым был связан законодатель при принятии главы 25.3 НК РФ.

После подачи заявки на получение патента заявитель в установленном поряд­ке вправе вносить изменения в документы заявки на изобретение, полезную мо­дель или промышленный образец (ст.

Датой подачи заявки на изобретение, полезную модель или промышленный образец считается дата поступления в Роспатент заявки, содержащей заявление о выдаче патента, описание изобретения и чертежи, если в описании на них имеет­ся ссылка, а если указанные документы представлены не одновременно, — дата поступления последнего из документов. Датой подачи заявки определяется при­оритет объекта патентных прав.

Под приоритетом обычно понимается признание указанным федеральным органом первенства в оформлении прав на техническое или художественно - конструкторское решение. На дату приоритета определяется уровень техники, в соответствии с которым оценивается новизна и изобретательский уровень. Кон­кретные даты приоритета относятся к юридическим фактам, имеющим значе­ние при проведении экспертизы заявок на патентоспособность, а также при рассмотрении возражений против выдачи патентов. Установление приоритета обусловливает привилегированное положение заявителя по отношению к иным лицам, желающим запатентовать идентичное изобретение (полезную модель, промышленный образец). Право приоритета направлено на исключение выдачи нескольких патентов разным лицам на один и тот же результат интеллектуаль­ной деятельности.

В ГК можно обнаружить указание на различные виды приоритетов. Так, по­мимо общего правила, приведенного выше, закреплено так называемое правило о внутреннем приоритете, согласно которому приоритет может устанавливаться по дате поступления более ранней заявки того же заявителя. Для целей испрашива- ния заявителем приоритета изобретения, полезной модели или промышленного образца по дате подачи в федеральный орган исполнительной власти по интел­лектуальной собственности его более ранней заявки требуется наличие следую­щих условий:

• подача в вышеуказанный орган заявки, по которой испрашивается такой приоритет, заявителем более ранней заявки в течение 12 месяцев с даты подачи более ранней заявки на изобретение или в течение шести месяцев с даты подачи более ранней заявки на полезную модель или промышлен­ный образец;

• ранее поданная заявка не отозвана и не признана отозванной на дату по­дачи заявки, по которой испрашивается такой приоритет;

• по ранее поданной заявке не испрашивается приоритет изобретения, по­лезной модели или промышленного образца более ранний, чем дата по­дачи этой заявки (т.е.

Право конвенционного приоритета изобретения, полезной модели и промыш­ленного образца предусмотрено ст. 4 Парижской конвенции по охране промыш­ленной собственности от 20 марта 1883 г. (далее — Парижская конвенция), к ко­торой СССР присоединился в 1965 г. Как известно, Российская Федерация, яв­ляясь правопреемницей СССР, должна выполнять международно-правовые обя­зательства, вытекающие из положений Парижской конвенции. Право конвенци­онного приоритета заключается в возможности для заявителя, надлежащим обра­зом подавшего первую заявку в одной из стран — участниц Парижской конвен­ции, или его правопреемника подавать в течение определенных сроков заявки во всех других странах-участницах с сохранением даты приоритета первой заявки. Сроки конвенционного приоритета составляют 12 месяцев в отношении изобре­тений и полезных моделей и 6 месяцев в отношении промышленных образцов. Основанием для возникновения права конвенционного приоритета является вся­кая подача заявки, имеющая силу правильно оформленной национальной подачи заявки в соответствии как с национальным законодательством каждой страны — участницы Парижской конвенции, так и с двусторонними или многосторонними соглашениями, заключенными между странами-участницами (например, Договор о патентной кооперации 1970 г., Европейская патентная конвенция 2000 г., Евра­зийская патентная конвенция 1994 г.).

Статья 11 Парижской конвенции требует от стран-участниц предоставления «временной охраны патентоспособных изобретений, полезных моделей, промыш­ленных образцов, а также товарных знаков для продуктов, экспонируемых на официальных или официально признанных международных выставках, организо­ванных на территории одной из этих стран», стимулируя тем самым демонстра­цию новинок. Тем самым Конвенция устанавливает выставочный приоритет. Право выставочного приоритета заключается в том, что в случае подачи экспо­нентом заявки на патент в стране, где демонстрировались на выставке его изо­бретения, модели или образцы, за ними сохраняется приоритет в установленные Конвенцией сроки.

Специальные правила в ГК установлены относительно последствий совпаде­ния дат приоритета изобретения, полезной модели или промышленного образца (ст. 1383).

После подачи заявки на получение патента в Роспатент федеральный инсти­тут промышленной собственности проводит так называемую формальную экспер­тизу. Ее содержание в отношении изобретения заключается в проверке наличия документов, предусмотренных в составе заявки на выдачу патента на изобрете­ние, и их соответствие установленным требованиям. Проведение формальной экспертизы не ограничено какими-либо временными рамками.

По истечении 18 месяцев со дня подачи заявки на изобретение, прошедшей формальную экспертизу с положительным результатом, Роспатент публикует в официальном бюллетене сведения о заявке на изобретение. Таким образом, про­исходит информирование третьих лиц о факте подачи и содержании заявки, а также о предоставлении временной правовой охраны и возможности возникно­вения исключительного права на патентуемый объект, соответственно, о послед­ствии использования изобретения (денежной компенсации), если заявитель по­лучит патент. Опубликованные сведения также включаются в уровень техники и, следовательно, влияют на выявление изобретательского уровня и новизны при проведении экспертизы.

В случае положительного результата формальной экспертизы заявки на изо­бретение проводится экспертиза заявки по существу, которая включает в себя:

• установление приоритета изобретения (ст. ст. 1381, 1382 ГК);

• проверку представленной заявителем формулы изобретения (если вклю­ченные в формулу изобретения понятия отсутствуют в описании в их бу­квальной формулировке и не раскрыто содержание таких понятий, рас­сматриваемое требование считается нарушенным);

• проверку дополнительных материалов (в том числе устанавливается, явля­ются ли дополнительные материалы изменяющими сущность изобретения);

• информационный поиск в отношении изобретения;

• проверку соответствия этого изобретения условиям патентоспособности (ст. 1350 ГК).

В ГК установлены условия проведения экспертизы заявки на изобретение по существу (ст. 1386):

• ходатайство заявителя или третьих лиц, поданное в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности;

• ходатайство может быть подано при подаче заявки на изобретение или в течение 3 лет со дня подачи этой заявки;

• формальная экспертиза заявки должна быть завершена с положительным результатом.

По результатам экспертизы принимается решение о выдаче патента или об отказе в выдаче патента либо о признании заявки отозванной (ст. 1387 ГК).

Изобретению предоставляется временная правовая охрана. Содержание вре­менной правовой охраны заключается в том, что заявленному изобретению со дня публикации сведений о заявке до даты публикации сведений о выдаче патен­та предоставляется временная правовая охрана в объеме опубликованной форму­лы изобретения, но не более чем в объеме, определяемом формулой, содержа­щейся в решении Роспатента о выдаче патента на изобретение. Принятие вре­менной охраны означает, что все, кроме заявителя, имеют право использовать изобретение, являющееся предметом опубликованной заявки.

Физическое или юридическое лицо, использующее заявленное изобретение в период действия его временной правовой охраны, уплачивает патентообладателю после получения патента на изобретение денежную компенсацию. Размер ком­пенсации определяется соглашением сторон. Соглашение о выплате денежной компенсации будет заключаться по форме, сходной с лицензионным соглашени­ем. В соглашении должно быть оговорено, что компенсация будет выплачиваться только после получения патента, как об этом сказано в п. 3 ст. 1392 ГК.

Основаниями ненаступления временной правовой охраны являются:

• отзыв заявки на изобретение заявителем;

• признание заявки отозванной Роспатентом;

• принятие решения по заявке Роспатентом об отказе в выдаче патента; возможность подачи возражения против этого решения, предусмотренная ГК РФ, исчерпана.

Проверочная система экспертизы заявки на промышленный образец состоит из двух этапов — формальной экспертизы и экспертизы по существу. При про­верке перечня существенных признаков промышленного образца устанавлива­ется наличие в нем существенных признаков заявленного промышленного об­разца, совокупность которых достаточна для формирования внешнего вида из­делия, нашедшего отражение на его изображениях, с указанными заявителем эстетическими и (или) эргономическими особенностями. В процедуре регист­рации промышленного образца отсутствуют требование о публикации заявки, ходатайство о проведении экспертизы по существу, ходатайство о проведении информационного поиска. При положительном результате формальной экспер­тизы автоматически, без подачи какого-либо ходатайства, проводится эксперти­за по существу. Экспертиза заявки на промышленный образец по существу за­ключается в проверке соответствия заявленного промышленного образца усло­виям патентоспособности, установленным ст. 1352 ГК (художественно- конструкторское решение изделия, являющееся новым и оригинальным). При проведении формальной экспертизы заявки на промышленный образец и экс­пертизы этой заявки по существу применяются соответственно положения, предусмотренные для изобретений.

В отличие от процедуры регистрации изобретения и промышленного образца правила подачи заявки на полезную модель являются более простыми. По заявке на полезную модель проводится только формальная экспертиза заявочных доку­ментов и проверяется относимость объекта к техническим решениям, которые могут быть признаны полезной моделью. К проведению экспертизы заявки на полезную модель применяются положения, предусмотренные п. 2, 4 и 5 ст. 1384 ГК о формальной экспертизе заявки на изобретения. Экспертиза заявки по суще­ству в отношении полезных моделей не проводится. Согласно существующей явочной системе регистрации в отличие от экспертизы изобретений для про­мышленных образцов не предусматривается предварительная публикация заявок после формальной экспертизы и ходатайства о рассмотрении заявки по существу.

Следующим шагом оформления исключительных прав на изобретение, по­лезную модель или промышленный образец является его государственная регист­рация. Государственная регистрация осуществляется на основании решения о вы­даче патента путем внесения Роспатентом в государственный реестр и выдачи патента. Для каждого вида объектов патентных прав ведется отдельный государ­ственный реестр: Государственный реестр изобретений, Государственный реестр полезных моделей и Государственный реестр промышленных образцов Россий­ской Федерации.

Сведения о выдаче патента в составе, определяемом федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере интеллектуальной собственности (Министерством образования и науки Российской Федерации), публикуются Роспатентом в официальном бюллетене.

Отдельные правила ГК посвящены вопросам патентования изобретений или полезных моделей в иностранных государствах и международных организациях. Патентование изобретений или полезных моделей в иностранных государствах и в международных организациях означает процедуру получения охранных доку­ментов в патентных ведомствах иностранных государств или в региональных па­тентных организациях, предоставляющих исключительное право на изобретение или полезную модель, действующее на территории государства патентования или на территории группы государств определенного региона патентования. Осущест­вление прав, вытекающих из региональных охранных документов, регламентиро­вано нормами национальных патентных законодательств государств, на террито­рии которых действуют указанные охранные документы.

В частности, допускается патентование в соответствии с Договором о патент­ной кооперации или Евразийской патентной конвенцией изобретения или по­лезной модели, созданных в Российской Федерации (п. 2 ст. 1395 ГК). При этом в случае, когда евразийский патент и патент Российской Федерации на идентич­ные изобретения или идентичные изобретение и полезную модель, имеющие од­ну и ту же дату приоритета, принадлежат разным патентообладателям, такие изо­бретения или изобретение и полезная модель могут использоваться только с со­блюдением прав всех патентообладателей. Если евразийский патент и патент Российской Федерации на идентичные изобретения или идентичные изобретение и полезную модель, имеющие одну и ту же дату приоритета, принадлежат одному и тому же лицу, это лицо может предоставить любому лицу право использования таких изобретений или изобретения и полезной модели по лицензионным дого­ворам, заключенным на основе этих патентов.

Договор о патентной кооперации (РСТ), заключенный в г. Вашингтоне в 1970 г., вступил в силу 1 июня 1978 г. Государства — участники РСТ, число кото­рых по состоянию на 15 апреля 2008 г. составляет 139, образуют Международный союз патентной кооперации. Евразийская патентная конвенция, подписанная 9 сентября 1994 г. и вступившая в силу 12 августа 1995 г., объединяет девять постсоветских государств Азии и Европы (по хронологии присоединения к ЕАПК или ее ратификации: Туркменистан, Белоруссия, Таджикистан, Россия, Казах­стан, Азербайджан, Кыргызстан, Молдова, Армения). Кругом стран-участниц и определяется максимальная территория действия соответствующих международ­ных патентов.

В дополнение к обычной процедуре регистрации объектов патентных прав для получения международного патента необходима международная предвари­тельная экспертиза, которая проводится одним из органов международной пред­варительной экспертизы (в России — Роспатентом). Целью международной пред­варительной экспертизы является составление предварительного и необязываю- щего для указанных ведомств (национальных патентных ведомств и региональ­ных патентных организаций) заключения о патентоспособности заявленного изо­бретения, на основании которого заявитель может сделать вывод о целесообраз­ности дальнейшего делопроизводства по международной заявке. Национальная фаза (а точнее, национально-региональная фаза) является второй из двух основ­ных фаз универсальной процедуры РСТ. На этой фазе национальные патентные ведомства или региональные патентные организации (в соответствии с нацио­нальными патентными законодательствами или международными договорами о региональных патентах) выдают национальные или региональные патенты.